Vous avez reçu une mise en demeure au sujet du nom de votre entreprise au Québec? Que faire en premier

Elle arrive habituellement sans avertissement. Une autre entreprise affirme que votre nom, votre logo ou le nom de votre produit ressemble trop à sa marque de commerce et exige que vous cessiez de l'utiliser, souvent dans un délai de dix ou quinze jours. Certaines lettres menacent d'une poursuite. D'autres exigent la destruction de vos enseignes et de vos emballages. La plupart des propriétaires ressentent deux choses à la fois : la panique et l'envie de répliquer.

Ni l'une ni l'autre n'aide vraiment. Une mise en demeure est une demande. Elle ne tranche rien à elle seule. La façon dont vous gérez les deux semaines suivantes peut déterminer si l'affaire se règle par un court échange de lettres, par une entente négociée ou devant le tribunal.

Ce qu'est une mise en demeure, et ce qu'elle n'est pas

Une mise en demeure de cesser est une correspondance officielle par laquelle le titulaire d'une marque, ou son avocat, fait valoir ses droits et vous demande de mettre fin à un usage précis. Elle expose la position de l'expéditeur et, si le différend se poursuit, elle prouve que vous avez été avisé.

Ce n'est pas une ordonnance du tribunal. Le délai indiqué a été fixé par l'expéditeur. Le dépasser ne signifie pas que vous perdez, mais ignorer complètement la lettre peut aggraver les choses. L'expéditeur peut s'adresser directement au tribunal, et un juge pourrait plus tard examiner la conduite de chaque partie.

Les recours habituellement invoqués

La plupart des lettres s'appuient sur la Loi sur les marques de commerce fédérale. Les motifs les plus courants sont :

• La violation d'une marque déposée, lorsque vous employez la même marque ou une marque créant de la confusion pour des produits ou services semblables

• L'imitation frauduleuse (passing off), qui peut s'appliquer même si la marque de l'expéditeur n'est pas déposée, lorsqu'il a acquis une réputation et que votre usage risque d'induire le public en erreur

• La diminution de la valeur de l'achalandage, lorsqu'on reproche à votre usage d'une marque déposée de réduire la valeur de la réputation qui y est rattachée

Le bien-fondé de ces recours dépend de faits que la lettre mentionne rarement : qui a employé le nom en premier au Canada, dans quelles régions, pour quels produits ou services, et si des clients ont réellement été confondus.

Vous avez reçu une mise en demeure en matière de marque?

Faites le point sur votre position

Quoi faire dans les premiers jours

1. Notez le délai. Même si vous ne pouvez pas donner une réponse complète d'ici là, prévoyez répondre avant son expiration, ne serait-ce que pour indiquer qu'une réponse complète suivra.

2. N'appelez pas l'autre entreprise et ne publiez rien en ligne au sujet du différend. Les aveux informels et les commentaires publics finissent souvent par refaire surface.

3. Rassemblez vos documents : la date à laquelle vous avez commencé à employer le nom, vos premières factures, des photos de vos enseignes, les archives de votre site Web, votre matériel publicitaire, la date d'enregistrement de votre nom de domaine et toute recherche ou tout enregistrement de marque.

4. Consultez la marque de l'expéditeur dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. Elle est publique. Vérifiez la date d'enregistrement, les produits et services visés, et si la marque est enregistrée ou seulement demandée.

5. Ne changez pas de nom dans la précipitation. Un changement de nom fait à la hâte coûte cher et est souvent inutile. Demandez conseil avant de modifier quoi que ce soit.

6. Obtenez un avis avant de répondre. Une réponse courte et bien construite donne généralement de meilleurs résultats qu'une longue réplique émotive.

Vos options réalistes

Une fois les faits examinés, la plupart des entreprises choisissent l'une des voies suivantes.

Contester. Si vous avez employé le nom en premier, si vous œuvrez dans un autre domaine ou s'il n'existe aucun risque réel de confusion, votre réponse peut le dire et l'expliquer. Bien des différends s'arrêtent là.

Négocier. Les ententes de coexistence sont courantes. Chaque partie conserve son nom, avec des limites quant au territoire, aux produits, aux logos ou à la présentation du nom. Si un changement s'impose, une période de transition peut aussi être négociée.

Changer de nom selon vos conditions. Si la position de l'autre partie est solide, une transition planifiée selon un échéancier raisonnable coûte beaucoup moins cher qu'une injonction qui vous oblige à tout changer d'un coup.

Contester leur enregistrement. L'enregistrement de l'expéditeur est parfois vulnérable, par exemple lorsque la marque n'a jamais été employée pour certains des produits ou services qui y figurent. Cela peut changer l'équilibre de la négociation.

Si l'affaire se rend devant le tribunal

Un recours en matière de marque de commerce peut être intenté devant la Cour fédérale ou devant la Cour supérieure du Québec. Le titulaire peut demander une injonction pour faire cesser l'usage, des dommages-intérêts ou la remise des profits tirés de l'usage, ainsi que des ordonnances de remise ou de destruction du matériel en cause. Une injonction interlocutoire, demandée dès le début de l'affaire, peut aller très vite. C'est une raison de plus de prendre la lettre au sérieux dès le premier jour.

Un mot sur les règles linguistiques au Québec

Au Québec, les différends en matière de marques recoupent parfois la Charte de la langue française. Les règles sur l'affichage des marques sur les produits et les enseignes commerciales sont récemment devenues plus strictes. Si un changement d'image est envisagé, planifiez le nouveau nom et l'affichage en tenant compte à la fois du droit des marques et des règles linguistiques, afin de ne tout changer qu'une seule fois.

Pourquoi un avis rapide est payant

Les lettres qui se transforment en longs différends sont souvent celles où la première réponse a donné le mauvais ton ou concédé trop de choses. Un avocat peut vous dire rapidement si le recours est solide, quel est votre risque et quelle option protège l'entreprise que vous avez bâtie. C'est aussi à cette étape qu'un règlement coûte le moins cher.

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Questions fréquentes

Suis-je obligé de répondre à une mise en demeure de cesser?

Aucune obligation légale ne vous force à répondre, mais l'ignorer est rarement judicieux. L'expéditeur peut s'adresser au tribunal, et votre silence pourrait vous être reproché plus tard. Une réponse mesurée, préparée avec un avocat, préserve vos options.

Peut-on m'empêcher d'employer mon nom si la marque de l'autre entreprise n'est pas déposée?

C'est possible. Un recours en imitation frauduleuse peut réussir sans enregistrement si l'autre entreprise a une réputation établie et que votre usage risque de semer la confusion dans le public. Qui a employé le nom en premier, et où, compte beaucoup.

L'immatriculation de mon entreprise au Registraire des entreprises protège-t-elle mon nom comme marque de commerce?

Non. L'immatriculation ou la constitution d'une entreprise au Québec vous donne un nom juridique. Les droits sur une marque découlent de son emploi et, de façon plus solide, de son enregistrement en vertu de la Loi sur les marques de commerce.

De combien de temps est-ce que je dispose pour répondre?

Le délai indiqué dans la lettre est fixé par l'expéditeur, et non par un tribunal. Il est tout de même préférable de répondre avant son expiration, ne serait-ce que pour indiquer que vous avez retenu les services d'un avocat et qu'une réponse complète suivra.